Con la sentenza n. 493/2021, pubblicata il 25.1.2021 il Tribunale di Milano ha statuito che i Moon Boot – le celebri calzature da neve prodotte da Tecnica Group Spa – possiedono un valore artistico tale da giustificarne/legittimarne la tutela quali opere del design industriale.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto che l’avvenuta produzione e commercializzazione sotto il marchio di Chiara Ferragni di modelli di calzature caratterizzati “dall’assoluta identità delle forme” rispetto ai Moon Boot integrasse la fattispecie di plagio/contraffazione delle forme proprie dell’opera del design industriale.

Esaminiamo brevemente i principali passaggi affrontati dal Tribunale di Milano con riferimento sia ai presupposti necessari per accordare ad un bene la tutela quale opera del design industriale ai sensi dell’art. 2 co. 1 n. 10 della legge  sul diritto d’autore (L. 633/1941) sia agli elementi di fatto in presenza dei quali deve ritenersi integrata la fattispecie di plagio/contraffazione.

Quali sono i presupposti affinché un’opera sia tutelata dal diritto d’autore come opera del design industriale?

Il Tribunale di Milano, richiamando una sua precedente statuizione sul tema (rif. Trib. Milano sent. n. 8628/2016 del 12.7.2016), ha evidenziato la centralità del tema della corretta interpretazione da dare al concetto di “valore artistico” dell’opera.

Quest’ultimo, da intendersi quale presupposto necessario ai fini del riconoscimento della protezione del diritto d’autore, deve essere valutato nel modo più oggettivo possibile, tenendo conto di una serie di parametri.

Il Tribunale meneghino ha osservato che “non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l’esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico, occorre rilevare (…) la percezione che, di una determinata opera del design, possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione, per un verso e nell’acquisto di un bene economico, dall’altro” (cit. sent. Trib. Milano, n. 493/2021).

Nello specifico, tra gli elementi che devono essere tenuti in debita considerazione vi sarebbero:

– il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza dell’opera “ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque dalla capacità dell’autore di interpretare lo spirto dell’epoca” (rif. Trib. Milano sent. n. 493/2021)

– le capacità rappresentative e comunicative che l’opera possiede;

l’avvenuto riconoscimento delle medesime da parte di un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.

Qual è la posizione della Cassazione sull’interpretazione del concetto di “valore artistico” dell’opera?

Anche la giurisprudenza di legittimità si è assestata su tale linea interpretativa, affermando che il valore artistico richiesto per la tutelabilità dell’opera di “industrial design” non può di per sé essere escluso dalla serialità della produzione e che esso va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (così Cass. 7477/17).

Con riferimento a quale momento deve essere valutata la presenza del “valore artistico” dell’opera?

Il “valore artistico” dell’opera di design non deve essere valutato dal giudice ex post, cioè in quanto attributo acquisito dal bene a distanza di tempo bensì con “un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale” (Trib. Milano sent. n. 493/2021).

Quando si configura un plagio/contraffazione? La differenza tra elaborazione creativa, contraffazione e plagio evolutivo.

Per prima cosa occorre distinguere il concetto di “elaborazione creativa” da quello di “contraffazione”.

La prima si differenzia dalla seconda in quanto mentre la contraffazione consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, l’elaborazione creativa si caratterizza per una rivisitazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo.

Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa bensì la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria (così Cass. 9854/12).

Il Tribunale di Milano ha, inoltre, chiarito che la fattispecie di plagio di un’opera altrui non sussiste solo nel caso del “plagio semplice o mero plagio” o della “contraffazione” dell’opera tutelata ma anche in caso di “plagio evolutivo”.

Tale peculiare fattispecie integra una distinzione solo formale delle opere comparate, tale per cui la nuova opera, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, a causa del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento che su di essa è stato eseguito, si traduce non in un’opera originale ed individuale ma nell’abusiva, non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.d.a. (così Cass. 14635/18).

Chi risponde per le accertate violazioni in materia di plagio/contraffazione?

In questi casi la responsabilità per la violazione del diritto d’autore grava su ciascun soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto.

Ciascuno dei partecipanti alla filiera – dalla fase di produzione fino a quella di vendita al consumatore – sarà cioè chiamato a rispondere in via solidale con gli altri operatori, dal momento che ciascuno di essi ha posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della consumazione dell’illecito (v. in tal senso Tribunale Milano, sent. del 25.1.2006).

Come viene quantificato il danno risarcibile?

Pur non essendo stato esteso anche alla disciplina del diritto d’autore il c.d. criterio della reversione degli utili, previsto invece nel codice della proprietà industriale all’art. 125 comma 3, la legge sul diritto d’autore prevede espressamente, al secondo comma dell’art. 158, che il lucro cessante debba essere valutato dal giudice anche tenendo in considerazione gli utili realizzati in violazione dei diritti.

Tale parametro, fondato sul beneficio tratto dall’attività vietata, assurge ad utile criterio di riferimento della componente del danno c.d. di lucro cessante, soprattutto laddove il danno sia correlato al profitto del danneggiante, inteso in termini di sfruttamento a proprio favore – e conseguente sottrazione al danneggiato – di occasioni di guadagno che sarebbero state di pertinenza di quest’ultimo (Cass. 11225/15).

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